BGH
Az: X ZR 35/09
Urteil vom 22.11.2011
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2011 für Recht erkannt:
Auf die Revision des Klägers wird das am 19. März 2009 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main aufgehoben.
Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revisionen, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Tatbestand
Der Kläger, der bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 2003 bei der Beklagten und deren Rechtsvorgängerinnen …….:die Beklagte beschäftigt war, verlangt von der Beklagten als Miterfinder die Zahlung einer anteiligen Vergütung für zwei Diensterfindungen.
Die erste Erfindung betrifft einen Nagellack zur Förderung des Nagelwachstums sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung und Verwendung zur Behandlung von Wachstumsstörungen des Nagels (Diensterfindung I). Die zweite Erfindung betrifft Zubereitungen zur topischen Applikation von antiandrogen wirksamen Substanzen. Die erfindungsgemäße Zubereitung dieser Erfindung enthält mindestens einen physiologisch verträglichen Filmbildner, mindestens ein physiologisch verträgliches Lösemittel, mindestens einen Weichmacher und eine Verbindung der in der deutschen Offenlegungsschrift 198 48 856 aufgeführten Formel I (insbesondere Minoxidil). Sie kann mit einer durchblutungsfördernden Verbindung kombiniert werden. Dafür kann neben anderen Substanzen Ramipril eingesetzt werden (Diensterfindung II).
Die Beklagte nahm die Erfindungen mit Schreiben vom30. Januar 1997 bzw. vom 25. Januar 1999 unbeschränkt in Anspruch; auf ihrer die Diensterfindung I betreffenden deutschen Patentanmeldung 196 04 190 basierte das später erteilte US-Patent 6 007 798; auf die Diensterfindung II geht die deutsche Patentanmeldung 198 48 856 zurück, auf der wiederum die US-Patentanmeldung 09/425742 beruht.
Im Dezember 1998 schlossen HMR und das US-Unternehmen K. (im Folgenden: K. ) einen Lizenzvertrag über mehrere Patente der Beklagten zum Gesamtpreis von 362,5 Mio. US $. In der dem Vertragswerk beigefügten Liste der Patente/Patentanmeldungen waren auch[…]